IDS是Information Disclosure Statement的缩写,即“信息公开声明文件”。这是美国专利法中一项非常重要且独有的制度,要求相关人将自己所知的所有与该美国专利申请的专利性具有实质性相关的技术资料提交给美国专利商标局(the U.S. Patent and Trademark Office,USPTO),以供审查员在审查时进行考虑。每一个参与专利申请的主体或个人都有责任在整个专利申请审查周期履行这项义务,只要还有权利要求在被审查,此义务就持续存在。
谈到与本专利申请相关,那么毫无疑问,除了非专利文献,同族专利布局的国家越多,监控起来难度越大,提交时间节点越难以预测。
美国一直以来是中国企业的核心专利布局国家,美国专利也是很多创新主体知识产权资产的重要组成部分。美国专利法中对于IDS提交义务的规定极为苛刻,同时对于未履行义务导致的后果也有专门规定;在实践中,因IDS提交不正当行为而导致专利权无法有效实施的案例也不少见。
此外,随着各国共享审查结果,提高审查效率的大趋势,通过双边和多边合作协议中,对于同族审查结果的运用越来越频繁,这对于缩短审查周期有极为重要的推动作用;同时,不同国家在合作项目之外,也提出了要求申请人提交同族申请审查结果及相关技术文件的要求,但是采用程度不同。
本文作者以美国IDS过程管控研究入手,从材料及费用要求、意义、影响、最新试点项目进展等方面,结合案例分析、阐述IDS对企业专利保护的影响;并通过对其他国家同族审查结果的运用和提交要求的研究,进一步阐述同族审查结果对案件的影响。从申请人被动履行相关义务,以及主动利用同族审查结果影响审查周期两方面,以企业视角总结如何通过有效的流程管控来合理利用同族审查意见。
在上面的概述中我们已经了解了什么是IDS。接下来我们结合美国专利法实施细则(下文简称“细则”)中的相关规定,来具体看一下几个方面:
2.1 谁来履行这项披露义务呢?
细则37 CFR 1.56明确规定了下列这些人属于美国专利申请中需要履行信息披露义务的相关人,包括:
在本申请中署名的每一位发明人;
参与准备和处理专利申请审查过程的每一位律师或代理人;
实质性地参与到专利申请准备阶段及处理阶段的任何其他人,其中主要包括受让人或者任何有权利受让人。
在实践中,这里所指的受让人及任何有权受让人大多情况下为与发明人有职务发明关系的公司。
2.2 需要披露什么信息,即IDS一般情况下提交哪些文件呢?
细则37 CFR 1.98列出了IDS提交包含的主要内容,原文非常详细。这里本文作者结合实务操作归纳IDS可能的来源,主要有以下这些场景:
专利申请涉及产品发布的广告、报纸、网页、参加展会所用的宣传资料;
交底书中记载的背景技术;
各类检索报告中记载的对比文献;
发明人发表的与该专利申请技术相关的文章;
同族专利申请及同族专利申请审查意见通知书中记载的对比文献;
同族专利曾经递交过的IDS;
美国审查员在审查意见通知书中明确要求提交的其他文件。
关于提交文件的形式,涉及到非英文专利文件的准备,根据实务工作中的经验,一般会提交原文全文,并且配以摘要的英文翻译;倘若是非英文的非专利文献,除了提交原文和摘要的英文翻译外,还需要就作者、其他标题说明等一并进行英文翻译提交。对于非英文官方下发的审查意见书,则最好在提交原文的同时,提交一份英文大意说明。
2.3 提交IDS文件的时间节点和费用
针对企业流程管控来说,非常重要的一个方面就是时限监控。细则37 CFR 1.97就IDS文件提交的时限要求作出了规定。参考相关官方的要求,本文作者在具体的作业场景中,贯穿整个美国专利申请审查至授权周期,划分为如下几个阶段,并且归纳了每个阶段是否需要缴纳官费的情况:

第四阶段QPIDS是Quick Path IDS的缩写,最开始是被USPTO作为一个暂时性的试点项目。自2012年5月16日起开始生效,经过几次试点延期后,现已可视为长期存在的项目实施。该项目允许在授权办登费支付之后、授权日期之前的这一阶段,审查员可以在不需要重新开启审查程序的情况下,考虑申请人提交IDS。如果申请人递交的IDS文件可能导致专利申请的继续审查被启动,那么专利申请将进入继续审查请求(Request for Continue Examination,RCE)程序由审查员继续审查;如果申请人递交的IDS文件不足以影响原审查员做出的授权决定,USPTO则会修改授权通知书,继续授权程序的后续流程。
2.4 未按要求提交IDS对案件的影响
既然美国专利法中明确规定了相关人员必须要履行这项信息披露义务,那么不按照规定提交IDS文件会有什么影响呢?
通过研究案例,本文作者也归纳出申请人及相关人没有按时履行相关义务而可能导致的不利于专利权行使的严重后果:
未提交或未完整提交可能被视为不当行为,进而导致专利有效性的质疑,或者导致该专利无法执行;
美国代理律师可能因没有履行其该项义务丧失在USPTO继续代理工作的权利;
在诉讼期间会增加成本。
在美国专利申请审查过程中,如果发明人、专利权人知道某些现有技术会影响专利的新颖性,但隐瞒、未诚实地向USPTO提交此现有技术资料,USPTO在申请程序中并不会对此做出任何处分。但是当专利权人在美国法院中利用其专利权控告他人时,如果美国法院或者被诉方发现专利申请程序中提交IDS有问题时,此时就会影响其专利性。
从以上内容不难看出,美国专利法对IDS义务有着很详细的规定,该项的义务作为一项贯穿整个申请和审查过程始终的义务,需要多方进行持续的关注。越早提交,限制越少,费用越少,风险越小。可以说整个过程是一个利益、潜在风险和管控人力成本、经济成本做出选择和平衡的过程。
从案件安全性的角度来说,及时提交IDS文件,降低案件风险所能带来的长远潜在利益,远远超出短期内节省下来的经济成本。在这个基本原则下,企业流程管控中也需要设置标准化管控机制,使得知识产权经理、代理人、以及其他相关参与人员,对于每一件美国专利申请依赖可靠的提醒手段,遵循相对完善的监控周期,保证IDS文件及时提交的同时,兼顾降低成本。
对于大部分企业来说,需要依赖代理机构定期刷新其美国专利申请IDS的递交情况,跟踪同族案件审查意见的状态,并将其中涉及到的对比文件转达给对应案件的知识产权经理,提醒递交时限。
对于一些拥有成熟知识产权流程管理体系的企业,已经可以通过完善的电子管理系统,实现将美国专利申请的同族审查意见实时显示,并触发提示,请代理人或对应案件的知识产权经理关注到本申请出现了可作为IDS文件提交的材料。
企业知识产权管理团队与代理机构采取协同作业的方式,通过“监控-提醒-作业-完成结果反馈”的流程闭环,达到规范化、标准化进行美国专利申请IDS文件的递交目标,加强操作过程和文件的管控、降低法律风险。
正如前文所述,美国对于IDS义务的详细规定,申请人在这一方面的管理和经济成本确实不低;同时,毫无疑问,提交的IDS文件对于审查员的审查工作来说也是一个不小的负担。故USPTO也一直在通过多项试点项目力求解决这些问题,其中最为显著的项目就是RPA项目。
为了减轻继续申请案中申请人准备和提交IDS的负担,加快审查程序,尽可能的减轻申请人和代理机构的压力,USPTO也积极探索如何更好地利用电子资源,尽早向申请人的其他相关申请提供信息(例如现有技术,检索报告等),以提高专利审查质量和效率。USPTO进行了自动化工具的开发并于2018年11月开始实施了Relevant Prior Art (RPA)计划。该计划将分多个阶段实施,目前一直处于第一阶段。随着各国专利局电子系统的完善及电子化程度的提高,相信这个项目可以尽早实施,以实现减轻相关义务人管控压力的目标。我们也会及时关注这一项目的进展,并及时调整企业的管控机制。
上面我们就美国专利法要求相关义务人履行信息披露义务中,对于同族审查结果的提交管控进行了分析和介绍;下面我们将结合各国专利审查机构之间开展的审查结果共享的业务合作,分析利用同族审查结果对于专利审查周期和费用等方面的影响。
专利审查高速路(Patent Prosecution Highway),简称PPH,是各国专利审查机构之间开展的审查结果共享的业务合作。通过利用已有的专利审查结果加快在后申请的审查进度,既可以帮助申请人更快地获得专利权,又可使专利局提高审查效率。当申请人在首次申请受理局(Office of First Filing,
OFF)提交的专利申请中所包含的至少一项或多项权利要求确定可以授权时,便可以此为基础向后续申请受理局(Office of Second Filing,OSF)提出加快审查请求。
自2006年开始,PPH因其可以加快审批流程、节省申请费用以及提高授权概率等优势逐渐受到各国专利机构的认可,纷纷加入PPH的双边合作项目,或参与全球专利审查高速路(Global Patent Prosecution Highway Pilot,GPPH)以及五局
(中美欧日韩)
专利审查高速路等试点项目。通过参加PPH项目,各专利局之间的重复性劳动被有效避免,在后申请可以直接借用首次申请受理局的审查意见继续审理,从而加快了申请的审批进程。此外,五局中除韩国专利局需要收取PPH请求费外,其余四局均提供免费的PPH申请通道,给申请人减轻了费用方面的负担。在此基础上,由于在后申请是基于已被认可授权的一项或多项权利要求,在后申请的授权率也被相应提高。截止目前为止,我国已与多个国家和地区达成了PPH项目的双边合作,并作为五局PPH项目中的重要一员,共同推进全球专利申请审查的进一步发展。
根据提交PPH 要求所依据的审查结果进行分类,可将PPH分为两类,一类为常规的PPH提交,所依据的是同族申请国家或地区的审查结果;第二类为PCT-PPH,所依据的是PCT国际阶段的共组成果。
5.1 常规PPH途径
常规的PPH项目历经了各个阶段的发展,最初的PPH协议多为双边协议,仅涉及两个国家或地区。以中日PPH协议下中国企业向日本专利局(JPO)提交PPH请求为例,中国申请人可依据中国国家知识产权局(CNIPA)做出的一项或多项已获得肯定性评价的权利要求向JPO提交请求,JPO基于请求做出相关权利要求的加快审查。
但这种模式下的PPH很快遭遇了新的挑战,国家和地区之间需两两进行合作签署,时间成本较繁;而基于同一优先权的两个国家的申请,即使两国都与优先权申请国签署了双边协定,但两国之间未能签署双边协定,那么即使一国已经给予权利要求授权或肯定性评价,也无法基于此向另一国提交PPH请求。
在此背景下,五局PPH及全球GPPH协议应运而生,这两个协议都是多边协议框架下多方参与并认可协议内审查结果及审查思路的体现。以五局PPH为例,以中国申请为优先权的日本及美国国家申请,如日本已经授权或对于其中的权利要求给予了肯定性评价,那么基于五局PPH架构及上述评价,申请人可向美国提起PPH请求,加速专利审查。
与五局PPH限定范围不同,GPPH涉及国家及地区主体更为广泛。截止本文作者发稿前,已有27个国家或地区签署了该协议,接受以相关国家相关专利授权或权利要求肯定性评价为基础提交的PPH请求。但由于当前中国尚未加入GPPH协议,中国申请人希望采取PPH途径进行加快审查时,用的比较多的是双边的PPH协议,以及五局PPH协议。
5.2 PCT-PPH途径
申请人可以根据 PCT 国际阶段工作结果基于在指定局提出的、且满足相关PPH项目要求的申请,按照规定流程,包括提交与申请相关的文件,请求加快审查。
在此模式下,对应该申请的 PCT 申请的国际阶段的最新工作结果,即国际检索单位的书面意见、国际初步审查单位的书面意见或国际初步审查报告,指出至少一项权利要求具有可专利性。申请人即可向指定局提出 PCT-PPH 请求。这一项目也对尚未加入双边或多边PPH项目的国家及地区十分友好,可通过PCT获得一种新的加速审查模式。
5.3 PPH对专利申请的影响探究
如前文所述,使用PPH途径进行申请最明显的优势是可以加快审批进程、缩短审查周期、节省申请费用以及提高授权概率。
5.3.1 加快审批进程,缩短审查周期
以日本专利局的统计数据为例,日本专利申请下发第一次专利审查决定的平均时间是9.3个月。但对PPH申请而言,从提交PPH请求到第一次专利审查决定下发平均用时仅为2.6个月。日本专利申请的平均审查周期在15.2个月,但通过PPH途径申请的专利,从提交PPH请求到最终审查决定发布的平均时间为7.3个月(日数据来源于日本专利局2016年1-6月常规PPH案件统计)。从上述数据可以看出,不论是一通下发时间,还是案件最终审结周期,通过PPH途径提交的申请都比普通申请缩短了一半以上。
以中国专利申请CN201480048682.1为例,本案运用国际申请阶段的肯定性审查意见向中国国家知识产权局提交了PPH请求。国知局审查并通过了这项PPH请求。这使得该案件在进入实质审查四个月后就收到了第一次审查意见通知书,比常规的一通下达时间大大提前,极大加速了审查进程。
这主要得益于PPH项目的进行机制。PPH使得后续申请受理局的审查员工作量得到有效降低,使审查员有更多的精力推敲专利申请的质量,通过修改或面谈等方式了解申请人的权利保护范围,有针对性进行修改,从而达到了加快审批进程的效果。
5.3.2 节省申请费用
专利申请的过程中会产生如维持费、程序费、以及专利代理机构的服务费和翻译费等费用,通过缩减申请时间,加快审批进程,还可以节省相关申请成本。
在五局中,除韩国专利局对PPH请求会加收20万韩元(166.7美元)的官费外,其它四局均不额外收取PPH请求费。而通过韩国专利局2020年1月的最新数据显示,PPH申请收到专利审查决定书的平均数量是0.82次,而全部申请案卷的平均数量是1.05次。韩国PPH申请第一份专利审查决定即为授权通过的概率为21.1%,而全部申请的一通授权率为5.8%。PPH申请的进程被加快,而程序的加快所带来的代理费和审查意见的翻译费用都远远大于PPH的官方请求费,因此,可以认为PPH能够从整体上节省申请人的申请成本。
5.3.3 提高授权概率
虽然PPH仅是一种加快审查的手段,但PPH是基于OFF局具有授权前景的审查意见来加快OSF申请的审查,因此可以提高审查结果的可预见性。
比如,申请号为IDP00201502854的印尼专利就是一个很好地利用同族审查结果加快审查及授权的典型案例。印尼专利局针对此案件下发第二次审查意见时指出,其中国同族申请已经被授予专利权,审查员暗示如果该印尼案件的权利要求能够依照其中国同族申请的授权文本进行修改,那么此印尼案件则有极大可能被授权。经过对审查员的意见评估,本案IPR经理采纳了依照中国同族申请的授权权项进行修改的意见,并使该案件得到成功授权。由此可以看到,在某些条件适当的情况下,运用同族专利申请的审查结果将有效提高案件的授权率。
综上,可以看出采用PPH途径进行申请确实可以在缩短审查周期、节省维护成本以及提高专利授权的可预见性上有很大程度的益处,给专利申请人和专利审查机构带来便利。
5.4 PCT协作式检索和审查试点(CS&E)
PCT协作式检索和审查(Collaborative Search and Examination,简称CS&E),PCT CSE是中美欧日韩发明五局(IP5)在 PCT 平台下开展的一项试点性业务。PCT CS&E 项目的概念是由处于不同地区、使用不同语言的不同局的审查员协作完成 PCT 申请的国际检索与初步审查工作,产生一份共同的检索报告,并由主审员负责根据所有参与局的贡献性意见撰写最终国际检索报告。
试点中,五局中由试点国际申请指定为国际检索单位的专利局为相应试点申请的主审局,主审局的审查员将作为主审员,按照常规国际申请的检索和审查标准,对试点国际申请做出临时主审意见(由国际检索报告和初步审查意见等文件构成),并传送给其他四局。其他四局将依据各局作为国际检索单位的职责、以参审局的身份协作完成审查工作,参审局的审查员将作为参审员,参考临时主审意见,向主审员提供贡献性的参审意见(由国际检索报告和初步审查意见等文件构成)。最终的国际检索报告和书面意见将由主审员参考各参审员的参审意见后做出。
由于该项目开展时间较短,参与申请数量不多,还未有量化的信息显示出对于审查周期的影响。
但从该项目的设置意义而言,多方参与的协作式检索及审查为相关专利进入国家阶段做好了充足准备,该申请在国家阶段很有可能会减少检索时间,审查员参考国际阶段的审查思路后也能更快做出审查意见或授权决定。而参与该项目并取得肯定性意见的申请,在对应国家中获得授权后的申请也更加稳定。
这一份审查结果也给申请人带来了更为准确的参考意见,如审查结果不佳,可放弃该申请或放弃该申请中的部分权利要求,亦或是在说明书的基础上对于权利要求进行一些新的安排,对于后续的国家申请,有着非凡的意义。
除前文提到的五局之间便捷、高效的合作项目之外,世界各国专利局近年来也一直不断努力地探索各种可以提高审查效率的模式和方法。本文作者在本章将以最具代表性的三个国家和区域为例,剖析其对同族审查结果的运用,以及可以为企业海外专利布局管理所借鉴的宝贵之处。
6.1 巴西
巴西作为重要的拉丁美洲国家之一,一直是诸多走出国门的企业专利布局的重要阵地。但由于长期以来审查能力较弱,导致专利积压情况严重。通常情况下,巴西专利的审查周期可达5-8年(从提交实审请求至收到第一次审查意见通知书),涉及电子、通信类的审查周期可能更长。为缓解这一情况,巴西工业产权局已多管齐下,实施开展各类项目推进审查进展。比如,于2018年1月起开始实施的预审程序,是基于其他国外专利局的审查结果中提到的现有技术材料,下达预审意见,设定申请人的答复期限为60天内。与预审程序相似,巴西工业产权局近年来发布的“初步标准化意见项目”(Preliminary Standardized Opinion Program)也是利用其它国外专利局的审查结果,在同族申请已有审查意见的情况下,对巴西专利申请进行标准化的审查模式。根据巴西工业产权局官方公布的数据,截至2018年底,共有近20.8万件专利申请等待审查,这其中有80%的案件的同族申请已经有了审查意见。而根据一巴西合作律所今年七月的统计,巴西工业产权局在2020年已完成积压量减半的实际任务,并有望于2021年底基本解决历史案件的积压问题。
从上述情况可以看出,巴西工业产权局对于案件的同族审查结果目前持较为认可的态度,一方面他们利用已有的同族审查结果加快了本国申请的审查进程,另一方面也在不断扩大审查员的招聘规模,培养和提高本国自主审查的能力。因此企业在近两年布局巴西时,应格外重视中、美、欧、日、韩等世界主流知识产权局对于同族案件的审查情况,及时调整策略,并不断适应巴西工业产权局在未来新的审查趋势。
6.2 印度
印度与中国、巴西、俄罗斯、南非并称为“金砖五国”,随着其经济的发展和市场重要性的提升,中国企业有了越来越多向印度进行专利申请的需求。在印度专利申请的过程中,有一道与同族专利审查情况密切相关的程序,即申请人有义务向印度专利局提交FORM3汇报,即相关案件的法律状态汇报(Details of Foreign Patent Applications Corresponding to Indian Patent Application),如未按时履行这一义务,该印度专利/专利申请后续可能会因为未提供FORM 3而被撤销或被异议。
此程序的特点与美国的IDS很类似,两者均由法律规定申请人有主动提交同族专利申请状态变化资料的义务,并指明了不履行义务所带来的消极后果。虽然我们无法具体得出同族专利审查意见对于印度专利申请的实质性影响,但从这个程序的本质上来看,可以发现其与巴西有着较为明显的差异。印度专利局会参考其它官方局下达的同族专利申请的审查意见并自行评估,有较为独立的审查标准和逻辑,对其它同族专利申请的审查结果的依懒性不如巴西强。
此外,考虑到不履行此义务给专利申请带来的后续风险,我们在布局印度时一定要重视FORM3的按时提交以及关注其它同族专利申请的实时法律动态。
6.3 东南亚
东南亚的知识产权保护虽起步时间较晚,但近年来依靠其强势崛起的区域性经济联盟以及得天独厚的地理位置优势,逐渐成为越来越多走出国门的中国企业尝试布局的热点区域。在这一区域中,既有专利审查能力较强的新加坡、贸易蓬勃发展的马来西亚,也有知识产权环境相对薄弱的缅甸等国。为整体提升区域知识产权保护环境,东盟专利审查合作计划(ASPEC)应运而生。下面本文作者将以新加坡、马来西亚两国和ASPEC为代表,对东南亚国家专利审查过程中同族审查意见的运用情况做进一步分析与探讨。
新加坡近年来一直致力于打造知识产权强国,2014年,新加坡修改专利法,将专利审查体系从“自我评估型”转为“积极授权型”。根据官方数据显示,2012年至2019年间,新加坡专利申请量同比增长46%,全球的创新者越来越多地选择通过新加坡来建立他们的国际知识产权保护堡垒。
新加坡的实质审查采用的是请求实审制,可以选择的途径有四种,其中之一是依据同族相关申请的检索报告,向新加坡知识产权局提交实审请求。当其他国家/地区专利局出具的同族相关申请检索报告是被新加坡知识产权局所认可的,则申请人可以在新加坡免除检索环节,直接进入实审环节,且审查将在36个月内完成。
因此,可以看出新加坡专利局已经打通了与世界上专利审查制度较为完善的几大知识产权局的同族检索结果共享通道,美、欧、英、日、韩、澳、加的同族申请检索结果不仅可以节省费用,也能基于已有检索结果较快进入到审查环节。但当前尚未与中国形成这样的共享通道,这启发我们在准备向新加坡布局时需要注意利用欧美等同族申请的检索意见。
6.3.2 马来西亚
马来西亚是中国在东盟的第一大贸易伙伴,在知识产权保护上,马来西亚属于东盟成员国中知识产权保护制度较为完善的国家,在知识产权保护力度上仅次于新加坡。
马来西亚知识产权局在进行实质审查过程中主要依据相应国际阶段及同族专利申请(PCT,EP,US,GB,AU,JP,KR)的实审结果做出是否授予专利权的决定。虽然专利法允许对权利要求进行修改,但实际上,如果权利要求与相应外国专利的权利要求保护范围不同,将可能不被授予专利权。除标准实质审查外,马来西亚还有一种简化的实质审查程序,在专利申请符合形式要求规定,说明书及权利要求书与相应同族其他国家/地区专利完全一致的前提下,专利申请即可在12个月内授权。
从上述两种实质审查的要求来看,马来西亚专利局对于同族审查意见是高度认可的,但对权利要求方面有较为严格的对应要求。如希望通过同族审查意见的结果向马来西亚专利局要求授权,在权利保护范围上可能需要做一定的妥协。
6.3.3 东盟专利审查合作计划(ASPEC)
东盟专利审查合作计划(ASPEC)专为东盟专利申请而设计,旨在提升区域整体专利审查能力,提高专利审查效率,加快授权。东盟十国中,除缅甸外,其余九国均为此计划成员国。根据ASPEC要求,通过成员国专利局(第一专利局)递交专利申请的申请人,可以根据第一专利局出具的检索报告或审查结果,向其它成员国专利局(第二专利局)提交ASPEC申请,并享受加快审查的便利。
截止2021年7月,共有956件ASPEC审查请求被提交。ASPEC审查发出首次意见通知书的平均待审周期是8.15个月,平均核准率为94.87%。从上述数据中可以看出,ASPEC的审查对于同族审查意见的认可度还是相当可观的。在日益热门的东南亚专利布局之战中,企业也可考虑先在其中一个东盟国家中布局,再利用ASPEC申请来达到区域布局和加快审查的目的。
6.3.4 区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)
2020年11月15日,东盟十国以及中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰五个对话会员国共同签署了世界最大的自由贸易安排—— 《区域全面经济伙伴关系协定》(Regional Comprehensive Economic Partnership,以下简称RCEP)。其中,RCEP的第11章知识产权专章部分就审查、注册等程序事项进行了提速增效方面的着重强调。可以看出,通过审查结果共享来提高审查效率、缩短审查进程也将会促使各国在利用同族审查结果方面做一些新的尝试。
07
7.1 同族审查意见的运用对专利申请审查的意义
如前文研究成果所述,五局及其他国家,都在积极地寻求更多的国际间专利审查信息共享机制,来减少重复审查工作、缓解专利审查积压。同时,这些共享机制也给申请人带来了很大的便利,例如:加快审批程序、节约申请成本等。
7.2 对同族审查意见运用遇到的问题分析
然而,在运用同族审查意见的过程中也会遇到一些问题,需要申请人加以关注。
比如,PPH项目对于权利要求具有较为严格的规定。提出PPH请求的一个必要要件是后续申请的权利要求必须与首次受理申请的权利要求充分对应,这里的“充分对应”实际为权利要求保护范围小于或等于对应申请,这样可能使权利人无法获得一个理想的权利保护范围。而且为了满足“充分对应”这一PPH请求要件而对权利范围的修改,也可能虽然通过了形式审查,但在后续实质审查时被告知权利修改超范围而无法通过审查。
另一方面,提交PPH请求的时机要件也需要格外注意。中国专利局对于PPH请求的提交时机规定是申请进入实质审查阶段至收到实质审查部门作出的任何审查意见通知书之日之前(例外的情形:允许申请人在进行国家公布后,提出实质审查请求的同时提交PPH请求)。而根据中国专利法实施细则第51条的规定,发明专利申请人在提出实质审查请求时以及在收到专利局发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起的3个月内,可以对发明专利申请主动提出修改。因此,如果中国申请和对应申请存在权利要求不充分对应的问题,则申请人必须最晚在收到申请进入实质审查阶段通知书之日起3个月内完成对权利要求的修改。考虑到PPH审查员有时会因为权利要求的翻译不同等原因发出权利要求未充分对应的审查意见,而这时如果已经过了上述3个月的主动修改期限,则申请人就无法对权利要求进行对应性修改,从而就丧失了利用PPH途径进行加快的时机。所以,为保险起见,应在申请进入实质审查阶段后尽早提交PPH请求,来为后面的突发情况保留充足的修改时间。
除此以外,各专利局对于通过各类联合审查项目的输出结果的态度也各有不同。比如,对于一些检索能力较弱的专利局,其申请的同族所获得的权威性较高的专利局的审查结果可能会主导该局的审查结果;而对于对专利审查有自己较为完备的体系和标准的专利局,则同族审查意见也仅作为参考借鉴作用。因此,在运用同族审查意见的过程中,经办人或发明人也应对目标国家的审查规则和审查员习惯有较为明确的把握。只有这样才能将同族审查意见更好地运用到自己的专利申请和布局之中。
7.3 如何提升企业专利同族审查意见运用效能
从研究企业目前运用同族审查意见的情况看,除了加快专利授权进度的作用外,更多的是为同族其他国家审查意见答复或权利要求布局做参考。针对专利申请、授权数量庞大,且也更加关注专利质量的大型企业,需要切实做好全球专利权利要求布局,提升专利同族审查意见的运用效能。具体可以从以下三方面出发:
设立企业同族审查意见的关键监控点;
优化企业内部管理与国内外代理机构协同作业方式;
加强内部同族审查意见运用宣贯。
综上所述,本文前半部分从美国IDS提交的具体要求入手,详细论述了USPTO对申请人及其他相关人履行同族审查结果递交的义务和所带来的影响,属于依照法律规定履行义务;而后拓宽研究范围至五局除中国以外的国家,以及其他中国企业布局国家对同族审查意见的采用情况,属于申请人主动利用各类程序在适当的时机运用同族审查结果。
本文作者通过对比不同审查主体对同族审查意见的采纳与运用情况,以及被动和主动的两个角度来研究利用同族审查意见对案件本身的审查周期所产生的影响,这对于企业的流程管理风险防控点的设置有着比较重要的参考意义。
当然,在企业流程管控的实践中,一方面需要利用这类审查制度的特点以及经验来推进专利申请审查周期,另一方面,也要结合其自身实际业务需求来设置具体的管控机制。
[1] 陈瑞蓉.专利审查高速路(PPH)介绍[eb/ol],.IPRDaily,2017-03-05;
[2] 朱雪忠,郑旋律.专利审查高速路对后续申请国技术创新的影响机制研究[J],情报杂志,2013-01-27(1);
[3] 郑旋律.PPH与PCT-PPH专利审查质量控制机制及其比较研究[J],科研管理,2014-10-15(10);
[4] 江舟.浅谈利用中美PCT-PPH进行美国专利申请[J],中国发明与专利,2014-05-15(5);
[5] 聂宁乐.日本专利申请指南[M],北京,知识产权出版社,2015,369-370;
[6] 郭风顺.同族专利申请的不同审查结果辨析[J],科技创新导报,2019(16);
[7] 美国IDS专利法相关规定:
https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/uspto-test-new-option-information-disclosure-statements-ids;
[8] 美国IDS相关项目1
https://www.federalregister.gov/documents/2012/05/10/2012-11222/quick-path-information-disclosure-statement-qpids-pilot-program;
[9] 美国IDS相关项目2
https://www.uspto.gov/patents-getting-started/access-prior-art-project;
[10] CNIPA专利审查高速公路(PPH)专栏:(专栏中包含国家官网相关链接)
http://www.cnipa.gov.cn/ztzl/zlscgslpphzl/index.htm
[11] PCT协作式检索和审查(CS&E):
http://www.cnipa.gov.cn/ztzl/zlscgslpphzl/csexm/1135632.htm
[12] 印度专利法及实施细则:
专利法:http://www.ipindia.nic.in/rules-patents.htm
实施细则:http://www.ipindia.nic.in/acts-patents.htm
[13] 中国国家知识产权局国际合作项目成果:
http://www.sipo.gov.cn/gjhz/hzxm/index.htm
[14] 世界知识产权组织(WIPO)关于全球专利审查高速路(GPPH)相关介绍专栏:
https://www.wipo.int/pct/en/filing/pct_pph.html